2018年12月21日,澳大利亚联邦法院在一起商标案 件的判决([2018] FCA 2096)中对被许可人的使用满足 怎样的条件才能维持该商标注册的问题作出说明。 2004年,Kevin Owens在第41类和第44类的相关服 务上注册了“CALICO”商标,2011年转让给Calico私 人公司(Calico Pty Ltd)——该转让直到2014年5月才 登记——Calico私人公司受让的同时把商标独占许可给 Calico Global公司。2014年商标转让给Calico Global公 司,也即本案程序中涉案商标的所有人。 2013年9月,美国Calico公司(Calico LLC)开始国 际拓展并在澳大利亚申请“CALICO”商标,使用在第 44类的医疗信息和咨询服务上。为此,2014年,美国 Calico公司对Calico Global公司名下的涉案商标在第44类 上的注册提起不使用撤销。根据《澳大利亚商标法》, Calico Global公司要证明2011年4月15日到2011年7月19日 涉案商标在Owens名下的期间,或2011年7月19日到2014 年4月15日涉案商标转让给Calico私人公司,Calico私人
公司又将商标独占许可给Calico Global公司的期间商标 是否有符合条件的使用。因为并无证据证明作为商标所 有人的Owens以及作为未登记的受让人的Calico私人公司 对涉案商标进行了使用,作为被许可人的Calico Global 公司是否使用就极为关键。 澳大利亚联邦法院认为,Calico Global公司作为在 涉案期间内的实际使用人,其使用仅限于第44类的健身 等服务,且证据只能显示2013年9月以后的情况,这种使 用只是给美国Calico公司的市场布局施加压力,不是真 实使用。商标被许可人的使用,只有符合《澳大利亚商 标法》规定的“有权使用”(authorized use)的条件, 才是商标的有效使用,才能用以维持注册,仅仅有许可 合同还不够。2016年,澳大利亚法院就曾在Lodestar案 ([2016] FCAFC 92)中指出,商标所有人许可他人使 用其商标,如果所有人对于被许可人的使用没有实际控 制,也即没有实际地对商品有质量控制,或是对被许可 人有财务控制,不能认为是“有权使用”。本案并没有 证据表明相关时期内的商标所有人对Calico Global公司 进行实际的监督、指导或控制,Calico Global公司的使 用不是“有权使用”,不能维持注册。
